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XXX股份有限公司与上海市XX进修学院侵害商标权纠纷案

日期:2018-08-04 来源:民办教育律师网 作者:民办教育律师网 阅读:17次 [字体: ] 背景色:        

XXX股份有限公司与上海市XX进修学院侵害商标权纠纷案

审理法院:上海市浦东新区人民法院

案号:(2004)浦民三(知)初字第59号

裁判日期:2012.03.22

案由:

民事>知识产权与竞争纠纷★>知识产权权属、侵权纠纷>商标权权属、侵权纠纷>侵害商标权纠纷

[正文]

上海市浦东新区人民法院

民事判决书

(2004)浦民三(知)初字第59号

原告XXX股份有限公司,住所地台湾省台北市XX区XX路X段X号XX楼。

法定代表人陈XX,董事长。 委托代理人刘建法,上海市锦天城律师事务所律师。 委托代理人徐XX,男,XX(中国)投资有限公司员工。

被告上海市XX进修学院,住所地上海市卢湾区XXX路XXX号XX楼。 法定代表人张XX,校长。

原告XXX股份有限公司诉被告上海市XX进修学院侵害商标权纠纷一案,本院于2004年9月20日受理后,被告以原告抢注及三年不使用注册商标,其已向国家商标局申请撤销原告的注册商标为由,向本院申请中止本案的审理。本院经审查,于2004年11月1日裁定中止本案的审理。2012年1月10日,被告以原告的商标已被北京市第一中级人民法院判决撤销为由,申请恢复本案审理。本院依法组成合议庭,于2012年2月2日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人刘建法、被告的委托代理人张仲波、褚蕾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告XXX股份有限公司诉称,原告于2000年10月14日取得“XXXXXX”商标在第41类上的注册商标专用权,之后即实际从事了核定服务项目的经营活动,并花巨资对该商标进行了广泛的广告宣传。被告自2002年起将“XXXXXX”商标用于自己学校的英文名称、域名(www.XX-XXXXXX.net)、网站、橱窗、广告牌、招生简章等处,并对该商标进行了突出宣传。原告认为,被告的行为已经构成对原告“XXXXXX”注册商标专用权的不法侵害。故起诉请求判令:1、被告立即停止擅自使用“XXXXXX”商标的侵权行为;2、被告立即清除“XXXXXX”商标侵权标识;3、被告在全国性媒体上刊登致歉声明,消除影响;4、被告赔偿因其侵权而给原告造成的经济损失50万元。审理中原告撤回了上述第2-4项诉讼请求。

被告上海市XX进修学院辩称:1、“XXXXXX”商标系原告通过不正当手段所得,其权利存在瑕疵。被告自1994年起,开始将“XX”的英文翻译“XXXXXX”作为其英文字号使用,经多年使用,在教育领域已具有较高知名度。原告系一家台湾企业,不能在大陆单独设立以中国公民为主要招生对象的学校及其他教育机构。1996-1999年间,原告多次主动与被告联系,商讨双方合作办学事宜,但最终没有达成一致。双方磋商期间,原告在被告不知情的情况下,于1999年7月29日将“XX”和“XXXXXX”同时向商标局提出了在第41类“教育”等服务上注册商标的申请。后被告对上述商标的注册申请提出异议,已成功夺回“XX”商标权,北京市第一中级人民法院作出的一审行政判决也已经确认了原告对“XXXXXX”商标的恶意抢注行为。2、即便原告系正当获得了“XXXXXX”商标专用权,被告对“XXXXXX”商标的使用远早于原告申请注册商标的时间,原告享有在先的企业名称权,应受法律保护。3、被告在教育领域具有相当高的知名度,已建立了“XXXXXX”与“XX”之间的对应关系,被告将“XXXXXX”作为学校名称使用的行为系合法使用,并无造成公众误认的主观故意,也不希望公众产生误认。事实上,原告注册“XXXXXX”商标后,从未使用该商标,在教育领域根本没有任何知名度,不可能造成公众混淆及误认的结果。综上,被告不构成对原告“XXXXXX”注册商标专用权的侵犯。

经审理查明:

(一)原告的商标注册情况

原告于1964年3月5日在台湾注册成立,主要业务涉及各类家具、机械等。1994年4月8日原告在台湾取得《职业训练机构设立证书》,原告设立教育训练中心,训练职类为营业新员、服务新员等班。原告在台湾注册商标情况:1983年2月9日注册“XX+XXXXXX”,营业种类为教育及娱乐;1984年8月16日注册“图形+XXX+XXXXXX”,营业种类教育及娱乐;1985年5月27日注册“图形+XXX+XXXXXX”,营业种类教育及娱乐。

1999年7月29日原告向国家工商总局商标局申请注册“XXXXXX”商标,并于2000年10月14日取得第1459792号“XXXXXX”商标注册证,核定服务项目第41类教育、学校(教育)、教学、讲课、函授课程、培训等。原告还同时申请在第41类教育等项目上注册第1459791号“XX”商标,在商标公告期间,被告提出异议。2002年9月12日商标局裁定对原告申请的“XX”商标不予注册。

(二)被告的设立及使用“XXXXXX”的情况

1984年上海卢湾区XXX职工学校成立,1992年2月该校更名为卢湾区XX进修学校。1993年4月15日上海XX教育协会同意正式成立上海市XX进修学院,地址在上海市卢湾区XX路XXX弄XX号,法定代表人张XX。被告1998年6月的《社会力量办学许可证》显示:办学形式业余、全日制,办学范围文化、职技、高等助学,招生对象成人、大、中学生,主管机关上海市卢湾教育局。2004年5月7日被告取得第3360142号“XX”商标在第41类教育、培训等服务上的注册商标专用权。

被告获得的荣誉:1997年2月获1995-1996年上海市社会力量办学先进单位。1997年12月31日获中国XX教育协会民办高等教育委员会颁发的“民办高等院校先进单位”称号。1999年9月被全国电子信息应用教育中心评为97-98年度先进教学站。1999年11月被上海第一电子信息应用教育中心评为97-98年度先进教学站。2001年4月获“上海市高等教育自学考试先进单位”荣誉称号。被告的法定代表人张XX自1989年起先后被评为上海市成人教育先进、上海市优秀企业职工政治学校工作者、上海市社会力量办学先进个人、上海市成人教育优秀工作者、世界优秀专家人才等。1998年《人才市场报》上《求学者心目中的“名牌”学校》一文中称“被提名次数最多的10家培训机构是:XX进修学院”等。被告自1998年起在《新民晚报》、《每周广播电视报》、《解放日报》、《劳动报》、《文汇报》、《上海成人教育》等上大量刊登了招生广告。

被告在下列资料上使用“XXXXXX”的情况:1994、1995年的自编英语教材:XXXXXXX XXXXXXL COLLEGE 上海市XX进修学院;1996年XX教师证:XXXXXX;1998年画册:XXXXXXXX;1998年被告被定为中央教科所国家级重点课题实验学校及XX外国语中学被定为中央教科所国家教委级重点课题实验学校的揭牌仪式请柬:Shanghai XXXXXX University, Shanghai XXXXXX Foreign Language Middle School;1998年6月拍摄的照片:校牌为中英文上下排列的“XXXXXXXX”,校电视台节目主持的背景有“XXXXXX”;1999年1月《中国引进时报》:98全国聘请外国文教专家资格认可单位介绍,其中有对于被告的介绍,并标有“XXXXXX+图形”;1999年第5期《上海成人教育》:标有“XX XXXXXX”; 2000年6月21日、2002年6月4日《文汇报》、6月9日及7月28日《新民晚报》,有“上海XX学院”介绍和招生广告,并有“图形+XX教育 XXXXXX EDUCATION GROUP”。

杨XX(自述1948年进入XX大学学习)于2008年7月3日证明,XX大学于1903年由马XX先生创建,1952年10月被撤销。XX大学一直将“XX”及其英文翻译“XXXXXX”作为其中英文名称使用。1992年10月经上海市民政局批准,成立上海XX大学校友会,其曾于1998-2003年期间任校友会第五届会长。2004年XX大学校友会被注销,成立了XX校友联络中心,其现任该中心会长。上海XX大学校友会和XX校友联络中心一直关注和支持上海市XX进修学院,老XX人不仅允许而且感谢新XX人让“XX”和“XXXXXX”重现在上海教育业。

王XX(中国工程院院士)于2004年9月13日证明,XX大学于1903年由创始人马XX在上海设立,校名采用公元前印度对中国的旧称,“XX”意为中华曙光。张XX女士为XX大学上海校友会特邀会员,XX大学校友会同意被告使用中英文校名“XX”和“XXXXXX”。王XX又于2008年7月3日证明,XX大学使用“XX”及“XXXXXX”中英文校名长达半个多世纪。1992年5月经批准,上海XX大学校友会正式成立,其曾任两届会长。校友会熟悉并认可张XX女士于1984年创办的上海市XX进修学院,授权该学院将“XX”和“XXXXXX”作为中英文校名使用。在教育界,“XX”和“XXXXXX”已具有很强的影响力。

被告的法定代表人张XX曾多次参加XX大学校友会和XX校友联络中心的活动。

(三)原、被告磋商合作办学的情况

1996年至1999年期间,原告提出与被告合作办学,双方进行了磋商,但未能协商一致。

2008年7月7日顾XX证明,原、被告曾于1995-1996年期间就合作办学事宜进行过磋商,其作为上海市人民政府教育委员会XX教育办公室副主任应邀于1996年7月27日上午与张XX一起前往上海XX办公家具有限公司,与原告的相关人员就双方合作办学的相关内容进行商讨。

(四)原告申请公证保全的情况

2004年6月11日申请人XX(中国)投资有限公司向上海市卢湾区公证处申请办理保全证据公证。当日上午,在公证处202室,公证员邵晖、仲维强与申请人的委托代理人李XX在互联网上进行了如下操作:在地址栏输入www.XX-XXXXXX.net,显示首页,页面左上角有“XX教育XXXXXX EDUCATION GROUP”,页面最下方有“XX教育集团版权所有”;点击首页中“XX学院2004招生信息”,显示“XX学院XXXXXX COLLEGE”,内容为XX学院简介;点击首页中“XX外国语幼儿园招生啦”,显示招生信息,并有“XX外国语幼儿园欢迎你Welcome to XXXXXX Foreign Language Kindergarten”(域名链接至www.XXXXX.com);点击首页“XX学院”,进入后点击“Enter”,显示XX学院的信息,页面最后有“?2003上海XX学院版权所有”,点击该页中的“热烈祝贺”,进入后点击“会标及设计者”,显示XX教育集团第七届田径运动会会标:XXXXXX及图形(显示域名链接至http:/gzgz.XXedu.net)。在地址栏输入www.net.cn,查询域名XX-XXXXXX.net,显示创建时间2002年7月7月。就上述情况,上海市卢湾区公证处于2004年6月14日出具(2004)沪卢证经字第2888号公证书。

2004年6月16日申请人XX(中国)投资有限公司向上海市公证处申请办理保全证据公证。当日下午,公证员黄欣、公证人员曹毅与申请人的委托代理人李XX一同来到上海市XX路XXX弄,由李XX对于XX路XXX弄沿街路口及该弄弄内广告牌、橱窗等现场状况拍摄照片11张。照片显示:门口校牌:上海市XX进修学院SHANGHAI XXXX XXX XXXXXX COLLEGE;校门口灯箱:欢迎来XX学习WELCOME TO XXXXXX;校内公示栏最后落款:XXXXXX;校内横幅:XX欢迎你WELCOME TO XXXXXX;校教学楼外墙:XXXXXXXX。就上述情况,上海市公证处于2004年6月21日出具(2004)沪证经字第9153号公证书。

(五)关于原、被告间商标争议的情况

2003年12月26日,被告以原告抢注被告在先使用的“XXXXXX”商标为由,向商评委申请撤销原告的第1459792号“XXXXXX”注册商标。2004年7月8日商评委受理该争议申请。2010年1月25日,商评委以不能认定原告违反诚实信用原则以不正当手段抢注被告的“XXXXXX”商标为由,作出商评字[2010]第02208号裁定:争议商标予以维持。被告不服,向北京市第一中级人民法院提起诉讼,该院认为:被告自1994年起在英语教材、教师证等处使用“XXXXXX”商标,在争议商标申请日前被告使用在教育等服务上的“XXXXXX”商标在上海市范围内已经具有一定影响。原告在争议商标申请前与被告商谈合作办学,必然知晓被告已经在教育等服务上使用“XXXXXX”商标并具有一定影响。原告申请注册争议商标,显然违反诚实信用原则,争议商标属于商标法第三十一条规定的“抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”的情形。故于2010年12月17日判决:撤销商评委作出的商评字[2010]第02208号关于第1459792号“XXXXXX”商标争议裁定,商评委对撤销注册申请重新作出裁定。原告就该判决向北京市高级人民法院提起上诉,现该院尚未作出处理。

2004年1月13日被告以原告的第1459792号“XXXXXX”商标自注册以来连续三年未在中国使用为由,向国家商标局请求撤销该商标。同年3月19日商标局受理该撤销申请。2006年商标局以原告的“XXXXXX”商标在指定服务上进行了公开、真实、合法的商业使用为由,作出撤200400035号决定:驳回被告的撤销申请,第1459792号(第41类)“XXXXXX”商标在教育等服务上的注册继续有效。2006年11月7日,被告向商评委申请复审。2010年1月25日,商评委作出商评字[2010]第02209号决定:维持商标局决定,复审商标予以维持。被告不服,向北京市第一中级人民法院提起诉讼,该院认定商评委程序违法,且原告提供的证据不足以证明复审商标进行了真实使用,也不能证明复审商标在教育、学校等服务上的使用,故于2010年12月17日作出判决:撤销商评委在2010年1月25日作出的商评字[2010]第02209号关于第1459792号“XXXXXX”商标撤销复审决定,商评委对撤销复审申请重新作出决定。原告就该判决向北京市高级人民法院提起上诉,现该院尚未作出处理。

原告于2001年7月12日申请注册第1983853号“ ”商标,核定使用商品第41类教育、学校等。初审公告2002年9月21日,注册公告2002年12月21日。后被告以原告违反诚实信用原则向国家商标局提出异议。商标局于2007年7月2日裁定,被告所提异议成立,第1983853号“ ”商标不予核准注册。经商评委复审,商评委认为不能认定原告违反诚实信用原则以不正当手段抢注被告的“XXXXXX”商标,故于2010年3月22日裁定被异议商标予以核准注册。被告不服,向北京市第一中级人民法院提起诉讼,该院认为,被告自上世纪九十年代起在英语教材、教师证等处使用“XXXXXX”商标,在被异议商标申请日前被告使用在教育等服务上的“XXXXXX”商标在上海市范围内已经具有一定影响,原告在申请被异议商标前与被告商谈合作办学,必然知晓被告已在教育等服务上使用“XXXXXX”商标并具有一定影响。原告申请注册被异议商标,显然违反诚实信用原则,属于商标法第三十一条规定的“抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”的情形。故于2011年1月20日判决:撤销商评委作出的商评字[2010]第06263号关于第1983853号“ ”商标异议复审裁定,商评委对异议复审申请重新作出裁定。原告就该判决向北京市高级人民法院提起上诉,现该院尚未作出处理。

以上事实,由原告提供的商标注册证、在台湾注册商标资料及《职业训练机构设立证书》、原告获得的荣誉证书、(2004)沪卢证经字第2888号公证书、(2004)沪证经字第9153号公证书,及被告提供的卢湾区教育局的批复、上海市XX教育协会的批复、民办非企业单位登记证书、《社会力量办学许可证》、自编英语教材、教师证、画册、揭牌仪式请柬、《中国引进时报》等报刊、被告获得的荣誉证书、杨XX及王XX、顾XX的证言、关于商标争议的商评委裁定、北京市第一中级人民法院的判决书等证据在案佐证,本院予以确认。

本院认为,本案的争议焦点在于被告使用“XXXXXX”的行为是否侵犯了原告的“XXXXXX”注册商标专用权。

原告主张,其自1965年起就使用“XXXXXX”作为品牌,在教育领域,原告自1983年起在台湾地区使用“XXXXXX”商标,并于1999年在中国大陆注册,且进行了持续的使用,具有一定的知名度,因此原告并未恶意抢注“XXXXXX”商标,原告享有的注册商标专用权应受法律保护。“XXXXXX”并非被告的英文企业名称,而是被告使用的服务商标,与“XX”不具有一一对应关系。被告在与原告接触后,觊觎原告的“XXXXXX”品牌在海内外的知名度,将“XXXXXX”作为自己的服务商标来使用,是搭便车的行为,造成了消费者的误认,侵犯了原告的注册商标专用权。

本院认为:首先,被告使用“XXXXXX”早于原告的商标注册时间,被告不具有主观恶意。创立于1903年的XX大学的英文校名为“XXXXXX”,在几十年的使用中使“XX”与“XXXXXX”之间建立了对应关系,也建立了其在教育领域的知名度。被告1993年正式成立后,使用“XX”字号,于1994年起使用“XXXXXX”作为英文校名。原告也将“XXXXXX”作为“XX”的英文名称对应使用。因此“XX”与“XXXXXX”在使用中具有中英文对应的关系。虽然原告提供的证据证明其于1983年已经在台湾申请注册的商标中使用了“XXXXXX”,但其在国家商标局注册“XXXXXX”商标的时间是1999年,晚于被告使用“XXXXXX”的时间,且原告的涉案商标在教育领域并无知名度,被告使用“XXXXXX”不具有主观恶意。同时,原告曾经在1996年至1999年期间与被告就合作办学的问题进行协商,说明原告在1999年注册“XXXXXX”商标前,已经知道被告使用“XX”与“XXXXXX”的情况,也知道被告是民办教学机构。

其次,原告在国内不具备从事教学的招生资格,且在教育领域没有任何知名度。原告是台湾的企业,其经营范围是家具、机械等,并不涉及教育、培训等,也没有在国内根据相关规定取得设立学校或其他教育机构从事教育和办学的资质。原告在国内的关联公司XX管理咨询(上海)有限公司等也无办学资质,其只是开展对企业员工进行职业培训等。原告提供的商标知名度证据是其关联公司在办公家具上获得,与本案所涉商标和服务无关。而被告取得了相关教育局的办学许可证,具有办学资质,在原告注册涉案商标前,原告已经在上海的教育领域具有相当的知名度。

最后,被告将“XXXXXX”作为学校名称使用,未超出合理的使用范围。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。被告的中文字号为“XX”,相对应的英文字号为“XXXXXX”。从原告公证保全的被告对“XXXXXX”的使用方式上可以看出,被告将“XX”与“XXXXXX”作为学校的名称按照中英文上下排列的方式使用,中文在上,英文在下,且中文字体明显大于英文,如 “XX教育XXXXXX EDUCATION GROUP”、“XX学院XXXXXX COLLEGE”、“上海市XX进修学院SHANGHAI XXXX XXX XXXXXX COLLEGE”、“欢迎来XX学习WELCOME TO XXXXXX”、“XX欢迎你WELCOME TO XXXXXX”等,被告并未将“XXXXXX”作为服务商标突出使用,且上述名称的使用范围在被告的网站及被告的校内这一特定的场合,基于原、被告从事的经营范围不同及被告在教育领域的知名度,不会造成相关公众的混淆和误认。被告网站上的“XX外国语幼儿园欢迎你Welcome to XXXXXX Foreign Language Kindergarten”,也是对学校名称的中英文使用,且XX外国语幼儿园与被告是两个独立的学校,故该使用方式与被告无关。被告网站上的XX教育集团第七届田径运动会的会标,由 “XXXXXX及图形”组成,该会标的使用范围限于XX教育集团的运动会,并不属于商标的使用方式,也不会使相关公众产生混淆或误认。因“XX”与“XXXXXX”在使用中具有中英文对应的关系,被告使用“XXXXXX”在先,被告在域名中使用XX-XXXXXX有其合理的理由,并无主观恶意,基于双方在不同行业内的知名度也不会使相关公众产生误认,故被告使用XX-XXXXXX.net的域名不符合最高人民法院关于域名的司法解释规定的,认定注册、使用域名构成侵权或不正当竞争的条件。

综上,被告在上海市的教育领域内具有一定的知名度,其使用“XXXXXX”的时间早于原告,且将“XXXXXX”作为学校的英文名称与中文名称“XX”对应使用,也未将“XXXXXX”突出使用,故被告对于“XXXXXX”的使用未超过其将“XXXXXX”作为学校名称核心部分的合理的使用方式和范围。而原告本身不具备办学的资质,在学校教育、培训上没有任何知名度,其知名度来源于办公家具行业,因此也不会造成相关公众对原、被告的混淆或误认。故原告主张被告侵犯其注册商标专用权没有事实和法律依据,本院不予支持。

据此,依照《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条、《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定,判决如下:

驳回原告XXX股份有限公司的诉讼请求。

案件受理费人民币800元,由原告XXX股份有限公司承担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起,原告在三十日内,被告在十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。

审 判 长: 陈惠珍

代理审判员: 倪红霞

人民陪审员: 杨红娣

二O一二年三月二十二日

书 记 员: 袁 田



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